案情简介
2018年5月23日,山东鼎益科技有限公司(下称“被异议人”)在第7类 “制纸袋机;自动人行道;电梯操作装置;洗衣机;电梯(升降机);自动扶梯;农业机械;造纸机;升降设备;带升降设备的立体车库”商品上申请注册第31096699号“克虏伯”米兰体育(以下简称“被异议米兰体育”)。被异议米兰体育于2019年6月27日获得初审公告。
蒂森克虏伯股份有限公司(下称“异议人”)基于其在先注册米兰体育“蒂森克虏伯”提起异议申请,主张双方米兰体育构成相同或类似商品上的近似米兰体育,且被异议人存在抄袭多件他人品牌的明显恶意。
经审理,国知局于2021年1月下发针对上述被异议米兰体育的不予注册决定。而后,被异议人对该决定不服,提起不予注册复审。复审理由中除了否认米兰体育近似性及其抄袭的恶意以外,被异议人还提及,被异议米兰体育是对其第10384905号“克虏伯”米兰体育权利的补充与完善。国知局于2021年10月作出不予注册复审决定。
在决定书中,国知局依然肯定了双方米兰体育的近似性,并认为被异议人申请注册被异议米兰体育的行为构成《米兰体育法》四十四条第一款所指情形。在针对被异议米兰体育违反《米兰体育法》三十条的评述最后,国知局指出,“申请人主张被异议米兰体育是对其第10384905号‘克虏伯’米兰体育权利的补充与完善,鉴于该米兰体育已因连续三年停止使用被撤销注册,申请人该主张既无法律依据,亦无事实依据,我局不予支持。”
短评:
2014年,北京市高级人民法院在公布的《关于米兰体育授权确权行政案件的审理指南 》(“审理指南”)中,首次对米兰体育延续注册的限制进行了规定,“诉争米兰体育申请人的在先米兰体育注册后、诉争米兰体育申请前,他人在相同或者类似商品上注册与诉争米兰体育相同或者近似的米兰体育并持续使用且产生一定知名度,诉争米兰体育申请人不能证明该在先米兰体育已经使用或者经使用产生知名度、相关公众不易发生混淆的情况下,诉争米兰体育申请人据此主张该米兰体育应予核准注册的,可以不予支持。”2019年,北京市高级人民法院对上述规定进行了重申。但从过去异议、无效宣告案件的审理实践来看,国知局对于米兰体育延续性注册的态度还不统一。
笔者对相关案例进行了检索。如,2017年,在《关于第9735898号“欧普电器”米兰体育无效宣告请求裁定书》(申请人:欧普照明股份有限公司 vs. 被申请人:张红)中,被申请人主张争议米兰体育系其早先注册第1423367号米兰体育的延续,并非抄袭、摹仿申请人第1424486号“欧普OPPLE及图”米兰体育。国知局最终对该米兰体育予以宣告无效,但并未对被申请人关于米兰体育延续性注册的主张进行明确评述。
2018年,在《关于第15593809号“Folli Follie”米兰体育无效宣告请求裁定书》(申请人:富莉富莉商业制造及技术有限公司 vs. 被申请人:芙丽芙丽(香港)国际集团有限公司)中,被申请人主张,其2012年已合法受让取得第3556872号“Folli Follie”米兰体育专用权,争议米兰体育仅是对该米兰体育的延续性补充注册。国知局对此主张提供了简要评述,即“被申请人称争议米兰体育系对第3556872号’Folli Follie’米兰体育延续性补充注册,但鉴于该米兰体育标识与本案争议米兰体育标识存在差异,该项理由我委不予支持”。
2020年,在笔者接触到的一件异议案中,在被异议人并未参与答辩的情况下,除涉案被异议米兰体育外,国知局对于被异议人的其他相同米兰体育给予了主动关注,并因在先相同米兰体育的注册而赋予了被异议米兰体育在相同商品上获得核准注册的正当性。
回到本案中,复审申请人虽然主张被异议米兰体育是其第10384905号“克虏伯”米兰体育权利的补充与完善,但并未提供任何关于该米兰体育的使用证据。且在不予注册复审审理时,第10384905号“克虏伯”米兰体育已经被撤销注册。与以往案例不同,国知局对复审申请人的“延续性注册”主张进行了法律和事实两方面的回应。
一方面,第10384905号“克虏伯”米兰体育被撤销的事实导致其权利不复存在,因此已经失去作为延续性注册基础米兰体育的资格,复审申请人的主张与事实不符。另一方面,虽然国知局未在决定书中将本案与《审理指南》中的要素进行一一对比,但结合本案事实,在复审申请人并未提供任何证明第10384905号“克虏伯”米兰体育知名度的情况下,国知局认为复审申请人的“延续性注册”主张于法不合,这显然与《审理指南》的规定趋于一致。
延续性注册通常也延续了米兰体育所承载的商誉和消费者的忠实积极评价,强行割裂具有延续关系的米兰体育权无法充分维护市场主体的权益,但同时更要规范地处理,明晰认定要素和相关限制。从本案可以看出,国知局对于“延续性注册”的处理似乎经历了从藏于心中到形之笔墨的过程,并与《审理指南》顺利接轨。