与大陆《米兰体育法》规定类似,香港《米兰体育条例》也为驰名米兰体育提供了特殊保护。然而,由于大陆和香港均不存在驰名米兰体育的注册制度,而驰名米兰体育的认定都采个案认定的原则,因此为实现驰名米兰体育的保护,权利人需要基于不同的法律制度采取不同的保护方式。在大陆,由于米兰体育保护采注册原则,驰名米兰体育权人为实现最大范围的保护,通常做法是进行防御性注册。同时,大陆米兰体育注册又采用类似群组制度,因此为了更好的“防御”,驰名米兰体育权人不得不争取最多群组的注册。防御性注册最大的风险,来自于他人可能基于连续三年未使用而提出撤销,因为驰名米兰体育权人通常不会对这些防御性注册进行商业使用。为避免被撤销,驰名米兰体育权人不得不每三年进行一次注册。
与大陆不同,香港《米兰体育条例》第60条规定有“防御米兰体育”,因此香港驰名米兰体育可以通过注册防御米兰体育,来进行驰名米兰体育的保护。本文主要通过对香港防御米兰体育制度的介绍,来探讨香港进行驰名米兰体育保护的方案。
香港《米兰体育条例》第60条规定,若申请人已经就同一米兰体育在香港进行了注册,且该米兰体育已经在香港大量使用后在香港极为驰名,且若他人在其他商品或服务上注册和使用该米兰体育,将会减损该米兰体育显著性的,则该米兰体育权人可以将该米兰体育注册为防御米兰体育。防御米兰体育注册,需要满足三个要件,分别是:(1)某米兰体育已经在香港获得注册;(2)该米兰体育在香港由于长期大量使用而变得极为驰名;(3)若他人将该米兰体育使用于其他商品和服务,将可能造成该米兰体育显著性的贬损或淡化。
在具体分析三个要件之前,让我们先通过几组数据,了解一下香港防御米兰体育注册的现状。根据香港知识产权署数据库,截止目前,由26个申请人对其41件米兰体育共提出了121件防御米兰体育的申请(以申请号计,有些申请人以一标多类提交申请,有些申请人以一标一类提交申请)。其中,仅5个申请人的9件米兰体育被核准注册,包括“壳牌图形”于第12、18、21、24类,“SONY”于第2-8, 10-13, 15, 17-30类,“GUCCI”于第8、12、20-22、26-28、30、32、34类,“Rolex”于第1-37、 39-43、45类,“劳力士”于第3, 4, 6-9, 11, 12, 14-16, 18-37, 39-45类,“维他”、“维他奶”和“VITASOY ”、“VITA”于第8, 9, 12, 16, 18, 20,21,24, 27, 28,31, 41等类。此外,被驳回的防御米兰体育申请有“梅艷芳”“山姆會員商店”“旺~旺”“沃尔玛”“TUDOR”“Dr. Morita 森田藥粧”等。
从以上数据不难看出,香港防御米兰体育注册在实践中设有较高的门槛。首先,香港防御米兰体育认定的前提是需要有一件基础米兰体育,这个相对容易满足,即只要申请人米兰体育在香港取得注册即可。第二个要件,要求申请防御的米兰体育需要同时满足在香港大量使用,且达到极为驰名的程度。需要注意的是,香港驰名米兰体育的认定,并不需要该米兰体育在香港实际使用或是打算使用意图。但防御米兰体育采用了明显高于普通驰名米兰体育的要求。关于何为“极为驰名”,香港审查手册说明需按个案而定,通常需要具备非常充分的使用证据,且审查中采用较高的标准。此外,对于防御米兰体育注册的商品和服务,需要满足第三个要件,即若他人将驰名米兰体育使用于其他商品和服务,将可能造成该米兰体育显著性的贬损或淡化的。因此,防御米兰体育指定商品和服务的选择,除申请人需要慎重选择外,还需要举证证明,申请指定的商品和服务,与驰名米兰体育的商品和服务具有一定关联性,他人在这些商品和服务上的使用可能会造成驰名米兰体育的显著性的贬损和淡化。以上主张,需要在防御米兰体育注册申请提交后九个月内提交具体的理由和证据。逾期未提交的,该防御米兰体育申请将视为放弃。
除了审查以上三个要件外,防御米兰体育申请注册的审查仍需要依照香港《米兰体育条例》,对米兰体育的显著性、在先权利等进行审查。若存在任何违反《米兰体育条例》规定的,审查员还是会援引相关规定予以驳回。若经审查,防御米兰体育满足注册条件的,则将予以异议公告。防御米兰体育的异议理由和程序与普通米兰体育的异议理由和程序基本相同。
防御米兰体育注册申请的门槛高、难度大,为何还要进行防御米兰体育注册呢?
主要理由是防御米兰体育一旦注册,即排除了米兰体育撤销的风险。尽管香港《米兰体育条例》52(2)规定米兰体育连续三年不使用或者沦为通用名称等情形下,可以被撤销,但防御米兰体育排除了该条的适用。即,防御米兰体育一旦注册,他人不得基于米兰体育连续三年未使用或者沦为通用名称而撤销该防御米兰体育。开篇提到的,相较于大陆的“防御性注册”,香港防御米兰体育注册制度的核心价值,就在排除撤销事由的适用。也正因为防御米兰体育一经注册,就可以排除撤销条款的适用,因此对于防御米兰体育的审查,实践中也极为严格。
然而,对于驰名米兰体育权人而言,通过一个案件的努力,可以取得相对长期内的米兰体育权稳定,且实现了跨类保护,也是一个值得尝试的保护方案。因此对于在香港有大量使用的民族品牌,笔者建议尝试在香港进行防御米兰体育的注册申请。
最后值得一提的是,香港防御米兰体育注册与普通注册是并行的,防御性米兰体育注册之前、后,驰名米兰体育权人均可以就相同米兰体育在与防御米兰体育相同或类似的商品或服务上申请注册普通米兰体育。此外,防御米兰体育的保护期与普通米兰体育保护期一致,即自申请日起十年,每十年续展一次。